如何選擇合適的專利訴訟律師

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專利訴訟是一類極為專業的訴訟案件,並非所有執業律師均能夠勝任。當遇到專利訴訟案件時,在萬千律師中能否選擇專業律師將很大程度決定案件成與敗。以下是作者律師團隊多年辦案經驗的總結,現作如下選擇提示,供參考:

 

一、律師是否熟知專利訴訟案件程序

筆者曾接觸過一起案件,該案委託人起先委託的是另一同行,因委託人與其建立委託關係後案件無任何進展,故而解除委託找到筆者。但等到本人介入案件後,發現作為被告的委託人並未在答辯期內就對方實用新型專利提出無效申請。根據中國最高院相關司法解釋,實用新型及外觀設計案件,在答辯期內提起無效申請請求,受理法院無特殊原因定會中止案件審理。由於該期限內未主張該權利,法院在後面的審理程式中,因案件審結率的壓力,作出了對被告不利的判決。反觀該案,若對涉案專利稍加進行專利檢索,就會發現該專利無任何創造性。

 

二、律師是否具備基本專利檢索的能力

因目前中國的實用新型及外觀設計專利採用的是初步審查制度,實務中此類專利授權率幾乎可以達到100%。這種制度下會產生很多垃圾專利,而很多專利權人故意濫用專利,向所謂的專利侵權人提起訴訟。若被告遇到此類訴訟,律師應懂得利用專利資料庫進行基本的專利檢索知識,這其中包括專利法律狀態檢索、專利性檢索等。尤其是專利性檢索,針對涉案專利的權利要求,對其專利的創造性、新穎性進行初步檢索,若存在破壞專利性的對比檔,應形成專利檢索報告提交給受理法院,說服法院裁定訴訟中止,為申請專利無效提供充裕時間。

 

三、律師是否會利用智慧財產局網站相關資訊

在筆者承辦的一起專利訴訟案件中,作為被告的委託人,筆者通過國家智慧財產權局網站的相關資訊檢索發現,原告在起訴前已就涉案專利作出專利權評價報告(編按:台灣的專利法則稱為新型技術報告),而該報告在整個案件中,原告並未作為證據進行提交。發現此資訊後,筆者有理由相信該評價報告應不利於原告,故及時與受理法院溝通,要求對方提交此證據,否則根據相關規定,法院應作出對其不利的事實判斷。後原告仍拒絕提交此專利評價報告,有幸的是,公知技術抗辯方面,法院對於證據的認定作出對我方極為有利的事實認定。

 

四、律師是否承辦過專利無效申請案

如前述,在專利訴訟案件中,尤其是實用新型與外觀設計類案件,經常會遇到被告提起專利無效申請,該申請是案中案,其受理單位為專利複審委員會。在無效程序中,若對方提出不利證據,那麼作為權利人是否有能力進行專利權利要求書的修改(合併、刪除等),而該能力非為其他專業律師所具備的。此時,權利人可能會說,無效申請可以另行聘請專利代理人,但一個案件若為一個專利訴訟律師所代理,無論是從案件的銜接性,還是從訴訟成本角度考慮,另行聘請的方案非為最優選擇。

 

五、其他

在專利訴訟中,作為專利權利人的原告,一般情況下會在起訴前向智慧財產局申請專利評價報告,若報告結果為專利不具有專利性時,是不是這個案件就無法進行下去呢。在這裡,筆者需要提醒權利人的是,首先,專利評價報告非為行政機關的生效法律文書,其僅能作為案件審判參考;其次,專利評價報告的結果有時不一定具有規範性,很多專利評價報告都帶有一定的傾向性,對比文件的選擇正確與否很大程度上決定了一個案件的專利穩定性。

 

律師行業越來越趨於專業化,這是市場專業化使然,收入年逾幾百萬的證券律師未必就是適合你案件的最佳律師,訴訟如戰爭,“天時地利人和”方能勝訴,選擇正確的專利訴訟律師至少在“人和”上具備了!

 

(本文作者為陳軍、楊軼,安徽中天恒律師事務所律師專利代理人)
(本文轉載自 思博知識產權網,原文在此

 

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