在中國打拼該知道的三種專利維權方式

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通常而言,『維權』一詞,是指自己某項權益受到損害而採取的護衛方式。在專利事務中,維權是指他人未經專利權人許可而實施其專利權,進而有侵害其專利權之虞,而採取的措施和手段。

 

當前,中國經濟發展速度呈現趨緩狀態,2015年第三季度的國內生產總值(簡稱GDP)下降到了6.9%,經濟大環境不好;調整經濟發展結構的方案雖然已經規劃中,但畢竟要有一個過程。體現在企業層面上,如何保持或擴大市場份額就成為企業經營的首要之務。而想要保持或擴大市場份額,要麼防禦(提高自己競爭力),要麼進攻(打擊競爭對手)!

 

另一方面,自從中國的發明專利(不包括實用新型和外觀設計)申請量在2011年達到全球第一之後,積累了大量的專利權。專利權作為專利權人所擁有的權利,透過適當方式進行維權,成為企業保持或擴大市場份額,實施策略進攻的重要武器。

 

今天,就介紹一下中國式專利維權的方式及其優劣。整體而言,在中國,專利維權方式有三種:

一、自力救濟,即發送侵權警告函
二、行政程序,即請求地方的智慧財產局對專利侵權行為進行處理
三、司法程序,針對專利侵權行為向法院提起訴訟

 

一、自力救濟,發送侵權警告函

侵權警告函,是權利人針對侵犯專利權的行為,向實施侵權行為人發送的警告函。一般認為,在中國,侵權警告函作用不是太大。但筆者認為,侵權警告函在某些情形下,還是有一定的作用。比如:針對善意侵權人或企業,即不知道涉案產品為侵權產品,而使用或銷售該產品的。根據中國的專利法規定,不知道或不應當知道涉及產品侵權,而使用或銷售的(善意侵權人),不承擔侵權賠償責任。但在收到侵權警告函之後,未經權利人許可,還繼續使用或銷售該產品的,應當承擔賠償損失責任。因此,對於善意侵權人改善侵權警告函,未經許可,繼續使用或銷售的,可以從其使用和銷售行為中獲得賠償。

 

另一種情形是:針對比較知名的企業,對於這類企業,承擔侵權責任的成本比較高,進而會刻意避免侵權。一般來講,此類企業收到侵權警告函後,在權利足夠穩定的情況下,可能會進行迴避設計以避免侵權。當然,通過發送侵權警告函,很難獲得賠償,但對促進合作,嚇阻部分侵權人有一定作用。

 

但發送侵權警告函要考慮對方可能產生的三種對抗方式:

一是反訴『反不正當競爭法』。在特定情形下,發送侵權警告函可能會構成『不正當競爭』而違反『反不正當競爭法』,進而承擔不正當競爭的不利後果。如警告函內容不適合、受函人不適格、權利基礎不合適等,皆有可能構成不正當競爭。

 

二是對方主動提起『確認不侵權之訴』。根據相關規定,如果受函人認為被控侵權產品不侵犯專利權,可以主動提起確認不侵權之訴,進而獲得一份“不侵權判決”。

 

三是對方對該專利權提起『無效宣告請求』。由於專利權為經過國家授權的無形權利,透過無效宣告程序使該專利權變成無效狀態,也是對方常會採用的對抗方式。藉由專利無效宣告程序,如果能夠成功將該專利權無效掉,無異於“釜底抽薪”。

 

這些都是改善侵權警告函之前應當考慮的方面。

 

二、行政程序,請求地方的知識產權局對專利侵權行為進行處理

根據中國的專利法規,針對疑似專利侵權行為可以向地方的知識產權局提出請求,要求其進行處理,該方式一般稱為行政程序。需要提及的是,如果是侵權人構成假冒專利的行為,還可以向地方的知識產權局進行舉報,由其進行查處(註:處理和查處,用詞不同,意義大不同;在某種意義上講,查處也屬於維權的一方式,但一般認為不屬於權利人可以主導的方式,在此不再介紹)。

 

透過行政程序,知識產權局可做出相關行為是否構成侵權的決定,如果認為構成侵權,還可以針對侵權行為做出要求侵權方停止侵權的決定,該決定可以申請法院強制執行。

 

行政程序的優點包括:

  1. 週期相對於司法程式短;

  2. 費用低(有些地方局收費,有些地方局不收費)。

 

行政程序的缺點在於:

  1. 程序不統一。再加上中國的幅員遼闊,各地方局實施操作方式差別較大;

  2. 非終局性。行政決定可能還需要通過行政訴訟才能確認其效力。

  3. 無法獲得賠償。行政程序在責任方面,僅能夠決定侵權人承擔不侵權的責任,不能對損害賠償作出決定。如果要基於相應的行為獲得賠償,還需要藉由調解或司法程序。

  4. 對於相同行為,選擇了行政程序,也就排除了再透過司法程序處理權利,二者只能選其一種。

 

針對行政程序,對方會採用的對抗方式除在行政程序內部的對抗之外,需要特別提出的是:

  1. 針對該專利權提起無效宣告請求。如果涉及的專利權為實用新型或外觀設計的情況下,還可以向地方的知識產權局提出中止行政程序的請求。

  2. 行政程序之後,提起行政訴訟(一審和二審);

  3. 對於行政決定,在申請執行階段提出執行異議,阻礙行政決定的執行。另外,由於行政程序只能在停止侵權做出決定,而強制執行時,如何強制執行“停止侵權”也是一個問題(當然,銷毀模具類似情形例外)。

 

三、司法程序,向法院提起專利侵權之訴

就涉嫌侵權行為向法院提起侵權之訴,進而啟動司法程序,也是最常用的程序。透過司法程序,不僅可以要求侵權人停止侵權,還可以要求侵權人賠償損失。

 

司法程序的優點包括:

  1. 程序規範,中國各地的法院操作一致性高(但仍舊非各地皆相同);

  2. 程序相對公正。司法程序規範性強,操作性好,制度設計可以保證結果公正性強。

  3. 可讓侵權人承擔較重的責任。可以要求其停止侵權,包括不得生產、銷售、使用侵權產品,還包括銷毀專用模具等工具,要求賠償損失,彌補權利人遭受損害,使侵權獲得的利益交出;另外,還可以讓侵權人承擔部分維權費用。

  4. 司法裁決權威性強,執行力高。司法程序做出的裁決一旦生效,非經法定程序不得更改,且執行力很強,可以直接向法院申請強制執行。

 

司法程序的缺點包括:

  1. 程序較複雜,過程繁瑣。基於規範需要,規範司法程序的規定很多,程序控制也非常嚴格,再加上專利維權本身複雜,沒有律師或專業人員參與,很難達到訴訟目的。

  2. 週期比較長。基於程序複雜,導致其週期會比較長;再加上專利侵權判定過程中,可能涉及的取證、鑒定、勘驗等程序,進而造成整體訴訟週期長。

 

以上對中國的專利維權基本方式進行了整理,對於具體選擇那一種維權方式,筆者只想說:道可道,非常道!沒有任何一條規則可以確認選用那種方式最好,需要根據個案情況進行具體選擇。

 

(本文轉載自 專利天下(PATEENT_SKY)微信平台,原文在此
(Cover photo credit:blake.thornberry@flickr CC BY SA 2.0.)

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