奔向TPP!台灣專利法的修法動向(三)-擴大專利優惠期制度 | 智由博集

奔向TPP!台灣專利法的修法動向(三)-擴大專利優惠期制度

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本篇將報導第三項重點:擴大專利優惠期制度。

 

一、為什麼要擴大優惠期?

 

這次專利法的研擬修法,除了讓我國法制更貼近TPP的要求,配合TPP第18.38條規定,以爭取加入TPP機會的政治、經濟目標外,更重要的是為了鼓勵我國專利申請人多加利用優惠期制度,特別是中小企業。

一直以來,台灣的專利申請人運用優惠期制度比率僅占了申請案件量的1.35%,其中85%來自學術研究機構,剩下的15%才是公司或個人申請,由此可推知中小企業很少利用優惠期。但其中緣故並不是因為中小企業沒有申請專利、運用優惠期的需求,而是因為沒有符合優惠期、新穎性的規定所造成。以中小企業為主要的產業結構的台灣,或許更應該降低優惠期的門檻,也是這次擴大優惠期修法的主要目的。

 

接下來,筆者會先介紹什麼是優惠期?TPP的優惠期相關規定為何,各國立法例又是什麼?台灣修訂了專利法第22條、第59條、第122條的哪些部分?還有什麼其他的爭議問題嗎?及公聽會上律師或實務工作者提出的問題和給予的意見,來和大家一起一窺究竟吧!

 

什麼是專利優惠期呢?

 

在討論「專利優惠期」之前,我們應該先了解如何取得專利權。

申請人的創作作品必須能促進產業發展,供產業利用;該作品必須有現存技術下無法輕易完成的進步特質;申請作品必須還沒被公開使用、發表於刊物或被大家所週知,正是申請專利重要的三大特性:「可供產業上利用、進步性(創作性) 、新穎性」。

 

既然專利的申請,必須要符合「新穎性」,那如果申請人的作品,因為實驗、刊物發表、政府認可的展覽會或非出於本意而公開、洩漏的情況下,申請人只要在公開後的六個月內提出專利申請,該公開事實也不會導致作品喪失「新穎性」,而符合了其中一項申請專利的要求。所以,申請人只要在六個月優惠期內申請專利,哪怕作品已公開或因此使得大家在現存技術下能輕易完成類似作品,都不會違反新穎性、進步性的要求。

 

優惠期優點在於讓技術提早公開流通,加速促進產業進步發展,但也造成第三人運用技術可能產生問題,導致增加侵權的不確定性。

 

TPP的規定是什麼

 

由於各國對於優惠期規定不同,常導致申請人在甲國可以主張優惠期而取得專利,但在乙國卻不能,所以TPP第18.38條統一規定會員國的優惠期為十二個月。

 

跨太平洋夥伴協定(Trans-Pacific Partnership, TPP)第18.38條:優惠期

各締約方在認定發明是否具有新穎性或進步性時,至少應排除下列公開揭露之資訊,只要該公開揭露係:

(a) 專利申請人所為,或直接或間接自專利申請人取得資訊之人所為;且

(b) 於該締約方境內申請日前十二個月內。

  

各國立法例的優惠期都有什麼要求呢

 

 

TPP草案簡報截圖(優惠期)

 

 

(圖片來源:「因應TPP專利法修正草案公聽會」智慧財產局簡報)

 

由圖表中可得知,對於優惠期和計算基準點的要求,我國相較於中國大陸、美國、韓國更為嚴謹,現行法規下要求必須公開後六個月內提出本國申請案,且單純以本國申請日為起算點,並無搭配優先權日。

 

、這次草案修改了哪些條文?他們在討論些什麼?

(紫色字體為法條修訂部分)

 

專利法第22條第3項修正,【產業上利用之發明】優惠期改為十二個月

第3有下列情事之一,申請人並於其事實發生後十二個月內申請,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事:

一、申請人本意所致之公開。但因申請專利而在我國或外國依法於公報上之公開,不在此限。

二、非出於申請人本意所致之公開。

第4申請人主張前項第一款情事者,應於申請時敘明此意旨,並應於專利專責機關指定期間內檢附公開之事實、日期及證明文件。

 

小補充

 (1)第3項第1款前段的「申請人本意所致之公開」,不限於申請人(包含實際申請人或前權利人)親自公開,如果公開是申請人所同意的行為,也包含在內。但後段的公報公開是為了使外界對申請專利技術了解而公開,不合於優惠期是為使申請人避免因申請前公開而無法取得專利,兩者制度目的不一,而將予排除。

 

(2)第3項第2款的「非出於申請人本意所致之公開」,包含技術內容遭剽竊公開或是出於錯誤的認識、疏失而公開的也包含在內,例如申請人誤以為其所揭露的對象均負有保密義務,即可主張本款,也合於TPP對於「直接或間接自申請人處獲知內容之人為公開」不問主觀意思的要求。又如果公報公開是因為疏失,亦得依第2款主張優惠期。

 

(3)第4項:申請人如果主張「申請人本意所致之公開」而想要適用優惠期規定,無須同時提出公開事實和日期;但若是主張「非出於申請人本意所致之公開」,因為申請人申請時不一定知道他人已公開技術內容,所以未強制規定在申請時必須敘明。

 

專利法第59條第1項第3款,配合第22條第3項亦作修正

第1發明專利權之效力,不及於下列各款情事:

三、申請前已在國內實施,或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。

 

專利法第122條第3項第4項修正,產業上利用之設計】優惠期仍維持六個月

第3有下列情事之一,申請人並於其事實發生後六個月內申請,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事:

一、申請人本意所致之公開。但因申請專利而在我國或外國依法於公報上之公開,不在此限。

二、非出於申請人本意所致之公開

第4申請人主張前項第一款情事者,應於申請時敘明此意旨,並應於專利專責機關指定期間內檢附公開之事實、日期及證明文件。

 

 

我國目前修法方向為放寬優惠期期間,從六個月改為「十二個月」,讓申請人有更充沛的時間作業。另外,為了考量第三人風險和參考日本、韓國等相關規定,期間計算基準點仍維持「本國申請日」。

 

小總結

法律應該負有因應各國不同風俗民情、引導社會經濟走向之目的,導致規範方式及內容會因為國家政經情勢不同而因地制宜。但在全球化趨勢下,國與國間無論是政治外交或是經濟貿易都益發頻繁,各國大相逕庭的法律制度也需要有部分的相互修正、協商甚至妥協。

 

如同這次我國專利法對優惠期、新穎性的規定修正,一方面當然是為了擴大台灣中小企業受益於該制度的可能性,但同時也是全球化浪潮下國內法無可避必須面對的調整,在未來TPP或RCEP等國際貿易協定影響力與日俱增的情況下,各國國內法治將如何因應做出調整,讓我們持續關注,奔向TPP吧!

 

Cover photo credit:Alexandra Bilham@flickr(CC BY 2.0)

Tai

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