商標在中國被搶註有解?!

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去年台灣「女人我最大」在中國商標被搶註，「古坑咖啡」、「50嵐」西進時都面臨相同困境。尚未在中國註冊的商標，要進入市場前，這才發現商標已被搶先註冊，有什麼策略可解套呢?

各國商標法根據巴黎公約中對「Well-Known Marks」(台譯:著名商標)的保護，以競爭法與商標法加以規範擴大保護，有意攀附他人商譽，而搶註他人商標或者於自身商品或服務上使用他人商標，屬於以不正當手段危害市場健全競爭。中國則是將之翻譯為馳名商標予以規範保護。

• 中國對惡意搶註商標的規定

中國商標法第13條第一項「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用」，該規定對未註冊的馳名商標給予保護。

未註冊的馳名商標要主張他人搶註，透過司法或行政機關的程序使搶註的商標被禁止使用，需要符合以下條件:

1. 申請人商標「已經馳名」但尚未在中國註冊
2. 爭議商標構成對馳名商標的複製、摹仿或者翻譯
3. 雙方商標使用於相同或類似商品或服務上
4. 爭議商標的使用容易導致混淆

• 何謂馳名商標? 馳名商標權人有什麼權利?

中國「名商標」這類的泛著名商標有三類: 馳名商標、著名商標與知名商標。這裡能夠為問題解套的就是馳名商標啦!

馳名商標認定和保護的規定第2條第一項「馳名商標是在中國為相關公眾所熟知的商標」。也就是說，要主張自己的商標是馳名商標，不需要在中國有商標註冊，只有唯一要求是商標必須在「中國」範圍內馳名。這裡有三個關鍵必須說分明:

1. 中國幅員廣闊，需要中國全域馳名?

主張馳名商標毋庸中國全域馳名，但仍有相當難度，根據2009年頒布有關《國家工商行政管理局馳名商標認定工作規則》及實務認定標準，商品銷售範圍（區域）應當包含10個以上的省、自治區、直轄市。筆者則認為關鍵在證據，今年(2016) 07月麗嬰房^[1]因證據不足，法院認為無法主張為馳名商標之權利。被認定證據不足的原因之一在於，提出證明為馳名商標的證據多非在「中國大陸地區」形成。

2. 相關公眾是哪些人?

馳名商標認定和保護規定第二條第二款「相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者，生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷者以及經銷管道中所涉及的銷售者和相關人員等」。

白話的說即是，從生產製造、銷售通路到最終端的消費者都納入考量。

3. 如何證明相關公眾「熟知」?

馳名商標認定和保護規定第九條規定，以下材料可以作為證明符合商標法第十四條第一款規定的證據材料:

（一）證明相關公眾對該商標知曉程度的材料。

（二）證明該商標使用持續時間的材料，如該商標使用、註冊的歷史和範圍的材料。

未註冊之商標: 提供使用持續時間不少於5年的材料；

註冊商標: 註冊時間不少於3年或者持續使用時間不少於5年的材料

（三）證明該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍的材料，如近三年廣告宣傳和促銷活動的方式、地域範圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等材料。

（四）證明該商標曾在中國或者其他國家和地區作為馳名商標受保護的材料。

（五）證明該商標馳名的其他證據材料，如使用該商標的主要商品在近三年的銷售收入、市場佔有率、淨利潤、納稅額、銷售區域等材料。

4. 證據需在主張商標馳名前即存在

馳名商標認定和保護規定第九條第二款規定「前款所稱“三年”、“五年”，是指被提出異議的商標註冊申請日期、被提出無效宣告請求的商標註冊申請日期之前的三年、五年，以及在查處商標違法案件中提出馳名商標保護請求日期之前的三年、五年。」

今年曾一時受矚目的iPhone商標於中國敗訴即是與所提證據存在十點相關。2002年iPhone商標申請於第9類手機通訊被使用，2007年則有新天地通訊行將iPhone商標申請於的18類包類及配件，用於販售手機皮套、配件。iPhone隨即提出異議，以「已註冊馳名商標」為主張。然而法院認為蘋果所提出證明iPhone為馳名商標的證據都係異議之後，因此在該案件中不足以認定為馳名商標。[2]

到此，筆者不得不說，商標在中國被搶註看似有解，然而馳名商標的認定取得不易，蒐證與訴訟等時間、人力成本極高，仰賴平時企業經營、管理品牌時資料的建立、存檔必須確實、完整。最佳的策略仍是提前布局，早一步於中國註冊商標，並可利用前述資料，於必要時主張為馳名商標擴大保護。且馳名商標的認定效力僅及於個案，因此馳名商標的保護屬於相對的、浮動的概念，換言之在每次的爭議中都必須提出佐證資料證明為馳名商標，平時的平面資料、影音紀錄與報關等稅務資料等都是非常重要的佐證資料。

• 台灣企業商標在大陸被認定為馳名商標一覽表(智財局統計資料)

• 更新日：102年1月7日

自2004年起迄今，我國企業商標經大陸國家工商行政管理總局認定為馳名商標，經本局收錄者計有30件，其中除「捷安特」商標係依大陸舊制之「事前申請」方式，被認定為馳名商標者外，其他商標都是因涉及商標侵權的管理案件(行政查處處理案件)，或因被搶註而於提出商標異議或商標爭議案時，由商標局或商標評審委員會予以認定。

筆者檢索中華人民共和國國家工商行政管理總局馳名商標公告資訊，僅至2013年止。惟去年智慧局曾再傳捷報，透過兩岸商標協處機制協助「女人我最大」電視節目、「CSBC」造船廠將搶註商標予以撤銷。智慧局建議，在異議過程中應「加強惡意搶註的事證」，並透過兩岸商標協處機制，籲請陸方正視台灣企業商標遭惡意搶註的事實；若為圖形商標，則可透過著作權登記多一層保障，「曼黛瑪璉」即是一成功案例。

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1. 蘋果爭「IPHONE」商標權 在中國踢鐵板敗訴 (新頭殼，2016/05/04)
2. 「商標搶註」！　企業西進搶「標」保權益  (TVBS，2012/12/20)
3. 兩岸商標協處再傳捷報!  (智財局，2015/03/18)
4. 台商應了解的中國馳名商標 (貿易TRADE MAGAZINE，2011/04)

註:

[1] 麗嬰房股份有限公司上訴中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會其他一案

[2] 蘋果公司與中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會其他二審行政判決書