【白話智權】多國的專利申請策略,可善用「優先權」!

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申請專利最忌諱的一件事就是申請前公開,這是自廢武功的情況;

另一種情況則是在本案提出申請前,已有相同技術被揭露在先(公開、或已見於刊物等),所以簡單講,如果在本案提出申請,有自行公開、他人已先前公開、或相同技術已被公開記載、或揭露,則本案即便提出申請,在審查過程中,亦有可能因為上述的種種情況而導致喪失「新穎性」的可能。(註:取得專利權必須符合「產業利用性」、「新穎性」及「進步性」三個要件)

 

當一個申請案要進行多國申請時,通常會直接遇到的問題:

1. 無法於同一時間遞件至各國智慧財產局,所以這當中可能就會產生時間差,如果再搭上上市在即這種情況,情形就會顯的更複雜,例如,下週一就要公開在展覽會上、公開廣告、正式開賣等情形,眼前顯然只來得及先提出一個國家的申請,例如在台灣,而當日後在其它國再遞件時,可能是三個星期後或一兩個月後,是以,之前公開的情況,可能就會造成後來再遞的案件失去新穎性,而形成自己打自己的情況;

2. 發明人已可以提出接近具體的研發想法,但仍有關鍵的地方待優化,此時如果遞件申請,怕內容不夠完備;

3. 此種情況,則常見於商業操作的考量中,即初期所規劃的產品產市場僅在本國,後續才思考要進其他國家,亦即,初時申請時僅考慮到本國,但隨著市場的發展,有可能將產品進到其他國家販售;

4. 即成本考量,初時提案申請時,申請人有成本跟資金的限制及考量,但後續仍想在其他的國家作專利申請,所以,最有可能是在續資金比較充裕的情況下,再進行其它國家的提請;

5. 隨市場發展而延伸其它國家的佈局,例如透過參展而發展出不同國家的訂單。

 

上述幾種情況,申請人其實可以在申請策略時,善加利用主張「優先權」,實際上,就可以解決上述大多數的問題。優先權主要有「國際優先權」、「國內優先權」,本篇以討論「國際優先權」為主。

「優先權」的概念其實很簡單易懂,白話而言,即本案第一個提出專利申請的國家,即視為「原申請案」,例如,在2014/11/1在台灣遞出「原申請案」,而我未來想在美國亦提出相同案件的申請,那麼依照國際優先權的規定,在本案遞出後12個月內,我在他國遞出申請案時,只要主張優先權,那麼,有關審查案件要件的基準日,即可回推到2014/11/1,

舉例而言,假設我是在2015/7/1當日才向美國遞送相同申請案,但在遞送時,只要同時主張引用台灣「原申請案」的優先權,則在官方接受此一申請後,其所進行的審查中,如有關在2014/11/1之後所遞送至美國的其它相同技術內容之申請案,則會在審查中被排除掉,簡單講,我因為主張了「原申請案」的「優先權」,所以我的美國案雖然在2015/7/1才遞件,但有關新穎性的判斷的基準日,則可以拉回到2014/7/1。

承上所述,在時間很趕的情況下、在資金成本尚受限的情況下、在市場考量尚未明朗的情況下、在邊找他國訂單的情況下,申請人均可以考慮採取善用主張「優先權」的思考,或許可以讓有關智權佈局的規劃更為靈活及更具彈性。

 

主張「國際優先權」的具體做法,如以下:

1. 提出「原申請案」申請;

2. 12個月內在他國提出同案申請時,聲明主張「優先權」;

3. 須附具「原申請案」國家所出具的「優先權證明文件」;

4. 在他國提出同案申請案的同時,即須同時提出聲明;

5. 成本包括有原申請國「優先權證明文件」申請費用,加上收受國授理之規費及代理人服務費;

6. 須特別注意的,是雙方國家彼此承認「優先權」;

7. 台灣與中國在簽定ECFA後,已相互承讓「優先權」,所以上述辦法在「台灣」與「中國」之間亦適用,不過由於雙方的市場相近,競爭亦激烈且即時,實務上我通常會建議申請同步提出申請即可。

 

(封面圖片源自:fdecomite@flickr.CC By 2.0)

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