本案僅就商標於台灣本地被搶註做討論。
我們的當事人A主要從事B產品銷售(屬於貿易公司性質),產品是委託中國某製造廠C生產製造B產品後(俗稱白牌)，再貼上自己的品牌D銷售到世界各地，今年初開始要回頭經營台灣的市場(算是鮭魚返鄉)，準備進行商標申請註冊時，才發現「商標」已被一位中國籍的個人E搶先登記了，經查，發現該名商標註冊申請人，竟是製造廠C的總經理(亦是負責人)。
上述的情況，其實在商業實務中並非特例，但遇到這樣的情形，原商標使用人往往很無奈，因為預計要進入新的市場，所以才會有申請「商標註冊」的考量，但常常經過商標檢索後，會遇到上述的情形。
客觀來講，其實也並非無計可施，所以，莫驚莫慌莫害怕。
當企業發現自己商標被搶註(搶註泛指原使用商標被他人搶先註冊，但並非所有「搶註行為」都是惡意，需個案認定)時，如果「原商標使用者」要依商標法要回商標，通常會依商標法第30條第1項第10款、第11款、第12款，對已被註冊的商標(稱『系爭商標』)提出異議或評定：
1. 異議(商標註冊公告日後三個月內僅得循提出異議的方式撤銷該商標)；
2. 或評定(商標註冊公告日後滿三個月，則可循提出評定的方式撤銷該商標)。
目前是透過上述的程序(手段),對被搶註的商標進行撤銷，待撤銷確定後，再由原商標使用者經申請註冊一新案後，取得該商標專用權。
承上，實務上在進行時，有個眉角要注意，一般在提出異議/評定時，通常我會建議原商標使用者同步提出該商標的新案申請，概念上應該是被搶註的商標經被撤銷確定後，新申請案才能被審查，但這樣可能會有一個風險，由於目前商標申請是採先申請主義，所以先送申請者，較佔有時間上的優勢，所以就邏輯上來說，假設我們很努力的撤銷了被搶註的案子，然後才遞出新申請案，那麼如果有一個第三人在異議/評定的過程中即先遞入了相同的申請案，反而會造成我們的後申請案無法核准的情況(屆時又要對該第三人的申請案再提一次異議/評定，而為了避免這樣的可能性，所以實務上會建議申請人在提出異議/評定的同時，一併遞出新申請案，雖然新申請案並不會被審查，但申請日已確定，自是不會有上述半路殺出程咬金的情形。
另，白話且簡要解釋第30條第1項第10款、第11款、第12款：
1.第10款：相同或近似於他人同一類似或商品或服務之註冊商標、或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞。
成立要件：
(1)『系爭商標』相同或近似於他人在同一或相關類別，已註冊、或已申請在先的商標(一般稱的「據爭商標」，也就是你被搶註的原商標)，請注意，這個原商標必須是已經提出申請、或已完成註冊；
(2)『系爭商標』有造成相關消費者混淆誤認之可能性。
2.第11款：相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。
成立要件：
(1)先存在的商標客觀認定上為「著名商標」(此「著名商標」不以有申請或完成註冊為要件，只要有使用事實即可)；
(2)『系爭商標』有造成相關消費者混淆誤認之可能性；
(3)『系爭商標』有減損上述「著名商標」或降低其識別性、信譽的情況。
3.第12款：相同或近似於他人先使用或同一類似商品或服務之商標，而申請人與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊著。
成立要件：
(1)『系爭商標』的搶註人與被搶註的『原商標』使用人之間曾經有往來關係、或搶註人知道被搶註商標之存在(此『原商標』不以有申請註冊為要件，只要有使用事實即可)；
(2)意圖仿襲。
以上三個法條其實可分別適用於不同的情況，簡單說明如下：
1.第10款：通常的情況是原商標可能已經取得一個類別以上的註冊，但某一搶註人之後申請了不同類別、但為相關性連群組，且被核准了；慶幸的是，原商標權人擁有已經完成註冊或已經先提出申請的但尚在審查中的商標，如此情況下，可選擇應用此條款作為異議/評定理由。
2.第11款：很多情況是原商標在他國已具有相當的知名度，但尚未進入本國市場，此時，如果有一第三人(非原商標使用者)提出商標申請註冊，其獲准的可能性非常高，因為該商標在他國知名，在本國並一定知名，不過在此強調，需個案認定，例如BB霜來自於韓國，其在韓國可能相當知名，但在尚未被引入台灣之前，在台灣可能不具知名度，當時亦曾經被第三人於台灣提出申請後，取得註冊專用權；採用此條款進行異議/評定，原商標本身是否為客觀上的知名非常重要。
3.第12款：適用此一條款的情形，通常是搶註人與原商標使用者之間有一定程度的業務往來關係，例如原廠與代理商，舉例：台灣本地的代理商，搶註了日本原供應商的商標(即未經知會日本原供應商，即自行在台灣申請商標註冊),此種情況相當常見，尤其在服裝產業；上述情況，即便兩者之間無業務往來關係，但彼此為同業關系亦適用。
又，實務上在對被搶註冊的商標提出異議/評定前，須要適當的評估原商標實際的現況，再決定異議/評定理由的策略及方向，例如：
1.是否在本屬地已先有提出申請或已完成註冊，如果有，則可應用第10款；
2.如原商標客觀上為 「著名商標」(無論在他國或本屬地，則可同時加上第11款為撤銷理由)；
3.如果搶註人與原商標使用者具有往來業務關係或同業，則可再同時加上第12款為撤銷理由)。
實務上要注意的地方：
1.異議/評定人須擔負舉證責任，是以，所採用的法條依據，必須有所本，簡單而言，必須具備有證據力能力的證據(或稱引證資料)；
2.以異議/評定人的立場，提出越多的攻擊點(即異議由及可支撐異議理由的證據越好，因為被異議/被評定人需對異議/評定理由逐條提出答辯，攻擊點越多，越有機會撤銷該系爭案，例如異議/評定理由同時主張上述三款作為撤銷理由，其僅需其中一款成立，則該商標即會被撤銷。
3.若依第11款主張原商標為「著名商標」，需就客觀事實進行陳述，且必須備具足可證明其為「著名商標」之證據資料，此條款之主張較有可能成立。
4.依第12款主張兩造間有往來關係，可循過去的往來記錄(例如訂貨單、會議記錄、共同開發記錄等)。
回到本案例，本案最終智慧財產局作出「異議成立」之審定，亦即被搶註之商標撤銷確定，而由於當初已有建議原商標人在異議提出的同時，一併提出申請案，是以最終原商標人取得該商標的註冊專用權。
回顧這個案例有幾個關鍵點：
1.由於該商標在該產業間雖然小有名氣，但是否達「著名商標」之位階，在最初擬定異議策略時，即有所疑慮，但為了增加撤銷的成功性，是以在異議理由書中，仍具體提出相關的佐證資料(例如最早的銷售資料、參展記錄、得獎記錄等)以證明其為「著名商標」，主張系爭商標有第11款的情形；
2.最初在評估該系爭案時，即認為主打第12款最有機會，因為原商標使用人留存有大量與搶註人之間的交易記錄，包括匯款資料、委託製造訂單，且留有該搶註人公司的名片(足以證明該搶註人即是該製造廠C的總經理)，同時原商標人提附大量原商標的使用資料(例如產品型錄、包裝外盒、紙箱等，內容均可見原商標被使用的態樣)，以作為其使用在先的證明；
3.本案最終「異議成立」之審定的關鍵即在於審查委員認定異議人所提附之資料已足可證明搶註人是在明知原商標存在的情況下(且符合業務往來關係的要件)搶註商標；至於第11款之主張，則因審查委員認為原商標人所提附之相關證據，尚不足以證明原商標已達「著名商標」之客觀認定樣準，是以審查委員並不採此理由。
綜上可知，原商標使用人對於自已所應用在商業推展的商標，必須要盡相當的注意，才可以防止商標被有心人搶註，目前尤其在中國當地，商標搶註的情況非常嚴重，一旦商標被搶註，雖然仍有可能有機會循法律途徑取回，但所需付出的代價，通常是提請新案所需成本的數倍、甚至數百倍，且最差的情況，是可能要不回商標，或需支付大筆的金額取回商標，是以，建議商標的使用人盡早規劃商標的佈局，以避免被搶註的情況發生。
以上個案案例僅提供給大家作為參考，相關人事物的敏感資料因事涉客戶商業考量，均未能作揭露，請閱者見諒。
(封面圖片源自：James Maskell@flickr.CC By 2.0)
