代工廠與廠商之間的專利戰爭!

Q1:代工廠到底有甚麼樣的自信，可以對廠商的產品提出專利的申請?

 Ans : 查詢完官方審查資料發現，只有一個答案，代工廠太過於自信，沒有提出專利檢索，也沒想到要改廠商的設計。

【原因】

1. 技術報告書罕見地出現代碼3，這真的讓我給嚇傻了，所謂的代碼3『本請求項的創作，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型 專利案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同。(專利法第 120條準用第23條)』也就是說，在申請之前就已經有一模一樣的內容、專利技術、甚至專利範圍，而且直指引證資料就是廠商的專利。

白話說就是我找到一模模一樣樣的。

2. 但是其中比較有趣的是申請專利範圍第6項，是代碼6，也就申請專利範圍第1項+第4項+第5項，是具有新穎性跟進步性的。

3. 所以如果先限縮該專利範圍把第1.4.5項全部擠在一起，可能會專利不可被舉發成立，因為技術報告提到專利範圍是具有進步性跟新穎性。但是明顯法院不採，所以依然沒有用。

Q2:為何第一次舉發不成立?

Ans: 因為舉發該案是要討論新穎性及進步性。

【原因】
1. 廠商所提出的第一次舉發所檢附的資料都是與代工廠信件往來，網路資料，我想應該是廠商沒有找代理人吧！
2. 舉發所需比對的是「每一個」申請專利範圍是否具有新穎性，如果有新穎性就要利用引證資料找出進步性，因為新穎性是一番兩瞪眼的事，但是進步性可能需要很多引證資料來做比對組合。

3. 書信往來、合約、網路資料，那是要放在訴訟上用的，智慧財產局不審查兩者之間的恩怨情仇。
4. 以上所以第一次舉發不成立。

Q3:關於訴訟，原告之訴駁回，你以為代工廠這個專利就沒用了嗎?

Ans: 依據智慧財產法院審理法第16條第1項參考法制相近國家之比較法例，明定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，【法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷】，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」。

【原因】
1. 智財法院審理的是案件對案件，審理法理所謂自為判斷，是【該商品對於該專利】是否有侵權，雖然原告敗訴，但是並不表示該專利已經被撤銷了，他還是活著，只是在這件事的廠商來說，沒有侵權。

2. 要讓該專利自始不存在，只能靠智慧財產局的舉發制度，必須提出舉發且成立該專利才會完蛋。

3. 實務上，有律師主張如果已經打過一次侵權訴訟，那不用在做舉發了，因為該專利筋骨已斷，即使未來提出任何訴訟都不會勝訴，但是我私人的看法是，如果不斬草除根，其實他依然可以在市場上大聲的說我的產品是有專利的，然後可以預見的是廠商出來大聲疾呼，最後演變的是另一種情感型訴訟而不是專利訴訟了。《人在維護自己權利時有時都會不小心留下奇怪的話柄》

Q4:到底跟代工廠要怎麼合作?

Ans: 學會保護自己，所有資料請以書面或是Mail來傳達，不要再跟我說當初只有口頭約定。

1. 如果你的產品已經確定完成，煩請跟您的事務所好好聊聊天，提出檢索，確定該案件的進步性與新穎性。
2. 在與廠商洽談前確定專利已經提出申請，請好好的跟你的事務所要申請案號。
3. 專利為屬地主義，有一個母案，如果遇到白目廠商送國外案，你還可以主張優先權。
4. 市場要看好，不要只申請台灣，建議台灣中國同一天提出申請。因為代工廠資源更多他知道市場在那裡要往哪裡去提出申請，你只會感覺被敲一記悶棍。